Суд удовлетворил исковые требования о досрочном прекращении товарного знака, в котором использован образ персонажа, в отношении части товаров и услуг, для которых истец доказал свою заинтересованность. В подтверждение заинтересованности истца суд учел в т.ч, что в рамках иного спора о защите исключительного права на товарный знак и на изображение персонажа было установлено незаконное производство истцом соответствующих товаров, взыскана компенсация за использование каждого объекта интеллектуальных прав. Оставляя решение без изменений, президиум СИП отметил, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны не используемого правообладателем товарного знака, но служащего основанием для взыскания дополнительной компенсации – ожидаемый способ противодействия такому поведению.
Отменяя судебные акты в части и направляя дело на новое рассмотрение, Судебная коллегия по экономическим спорам отметила следующее.
Наличие между истцом и ответчиком другого спора – спора о защите исключительного права на спорный товарный знак либо иного спора, в котором основанием иска является наличие у ответчика этого товарного знака, может быть одним из доказательств заинтересованности лица в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны, заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, не использующего товарный знак.
Устанавливая заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака, судам надлежало также установить реальность намерения истца использовать обозначение после прекращения его правовой охраны, оценив действительную возможность истца правомерно использовать это обозначение в своей коммерческой деятельности.
Поскольку истец не представил доказательств действий по подаче заявки на регистрацию тождественного или сходного обозначения, а дальнейшее использование спорного обозначения без регистрации приведет к нарушению исключительного права на объект авторского права, имеются
разумные сомнения, что досрочное прекращение охраны товарного знака позволит истцу реально использовать спорное обозначение в своей коммерческой деятельности, не нарушая прав и законных интересов ответчика.
Соответственно, помимо обстоятельств, подтверждающих потенциальную возможность использования спорного обозначения, суду необходимо оценить реальность намерения, путем возложения на истца обязанность представить доказательства, подтверждающие его возможность правомерно использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны.