Предприниматель обратился в суд с требованием о взыскании с общества компенсации за использование товарного знака на сайте. Суд первой инстанции требования удовлетворил, апелляция и кассация оставили решение в силе. Суды признали факт неправомерного использования товарного знака в связи с наличием спорного обозначения в адресной строке страниц сайта ответчика (не в домене), на котором осуществляется реализация товаров (услуг), однородных товарам (услугам) истца.
Руководствуясь п. 1 ст. 1477 и ст. 1484 ГК РФ, п. 157 постановления Пленума № 10, Верховный Суд напомнил следующее:
Само по себе упоминание обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является квалифицирующим признаком нарушения исключительного права.
Главным критерием, очерчивающим пределы свободного использования спорного обозначения, служит категория смешения, нарушающая ассоциативную связь товара (услуги) и их коммерческого источника.
Правообладатель не вправе ограничивать употребление образующих товарный знак словесных элементов в их общепринятом значении, при описании характеристики товара (услуги), в письменных публикациях, устной речи и другим способом, если такое использование не раскрывает различительную способность обозначения, не выделяет одного участника рынка среди других и не создает конкурентного преимущества.
При определении использования товарного знака для цели индивидуализации следует учитывать, каким образом размещено спорное обозначение (размер, контекст), указание собственных товарных знаков для индивидуализации товаров (услуг) наряду со спорным обозначением, умысел воспользоваться репутацией иного хозяйствующего субъекта, риск введения потребителя в заблуждение относительно связи лица, применяющего спорное обозначение, с правообладателем товарного знака.
Следовательно, помимо сходства обозначений судам надлежало выяснить, что избранный ответчиком способ адресации [не в домене, а в адресе конкретной страницы] предназначен для продвижения собственных товаров (услуг) и что под воздействием конкретного содержания страниц его сайта, на которой спорное обозначение отсутствовало, у потребителя может возникнуть впечатление о принадлежности истцу или отношении к нему названного сетевого ресурса.
По вопросу расчета размера компенсации Верховный Суд также подчеркнул, что сопоставление на предмет совпадения фактического способа использования обозначения ответчиком и способа, отраженного в представленном истцом лицензионном договоре, согласно пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ императивно и должно быть произведено вне зависимости от активности доказательственной позиции ответчика.