Правообладатель комбинированного товарного знака со словесным элементом «XOFLOWERS», зарегистрированного в отношении широкого перечня услуг 35 класса МКТУ, обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права ответчиком. Последний предлагал к продаже и рекламировал цветочные букеты, на упаковке которых присутствует изображение «XОFLOWERS», в сети Интернет и на страницах в социальных сетях.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ посчитала верными выводы судов о наличии сходства между знаком обслуживания истца и использованного ответчиком в деятельности обозначения «XОFLOWERS». Вместе с тем, Судебная коллегия указала, что в судебных актах не содержится надлежащего анализа однородности деятельности, осуществляемой ответчиком с использованием сходного обозначения, и услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации. В связи с этим факт нарушения ответчиком исключительного права истца не может быть признан установленным для целей взыскания компенсации.
В частности, судебная коллегия обратила внимание на то, что суд первой инстанции не учел, что товарный знак истца зарегистрирован не для товаров, а для индивидуализации в целом единых услуг 35 класса МКТУ и лишь части услуг применительно к определенной продукции (фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, произведений искусства, хлебобулочных изделий) без указания в перечне цветочной продукции. В то же время суд не проанализировал и не уточнил, какая именно деятельность, осуществляемая ответчиком с использованием обозначения «XОFLOWERS», является однородной каким-то определенным услугам, в отношении которых зарегистрирован этот знак обслуживания.
В свою очередь суд апелляционной инстанции учел, что деятельность ответчика является аналогичной деятельности истца и соответствует услугам, включенным в 35 класс МКТУ. При этом суд установил, что истец осуществляет коммерческую деятельность, рекламирует свой товар (букеты и цветочные композиции), являющийся идентичным товару, который демонстрировал на веб-сайтах и в социальных сетях ответчик.
Судебная коллеги отметила:
Фактически суд апелляционной инстанции оценил идентичность товаров, реализуемых сторонами, и однородность их деятельности, а не однородность (сходных, то есть выполняющих ту же функцию) услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, которые приведены в перечне регистрации товарного знака № 874504.
Между тем фактически осуществляемая истцом деятельность не имеет значения для установления однородности сравниваемых услуг. Смешение определяется применительно к услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован знак обслуживания.
Суд апелляционной инстанции, перечислив лишь ряд услуг, включенных в 35 класс МКТУ, не конкретизировал, каким именно услугам, приведенным в перечне регистрации знака обслуживания, однородны оказываемые ответчиком и названные судом услуги: демонстрация букетов и цветочных композиций, их реклама, а также не указал, по каким критериям устанавливается такая однородность.
Дополнительно Судебная коллегия указала, что удовлетворение судом требования о запрете ответчику использовать в коммерческой деятельности обозначение XОFLOWERS, содержащееся в товарном знаке истца, является общим запретом, не соответствует положениям статей 1250, 1252 ГК РФ, разъяснениям, приведенным в пункте 57 постановления Пленума № 10, и принципу исполнимости судебного акта.